发布时间：2026-03-18
作者 | 董红海
外观设计无效中，时常会发生法条误用的情况。如将新颖性的第23.1条与明显区别的第23.2条混用。或者说，在无效中，实际适用的是明显区别的第2款，但却引用的是新颖性实质性相同的第1款。
这种混用或误用，一方面固然是错误地将设计特征简单、轻率地归入“局部的细微差异”、“不容易看到或者看不到的部位”之列，另一方面应该是将两个法条的适用前提混淆了，或者说，错误理解了这两个法条之间的本质区别。
本质上，新颖性的第23.1条是事实判断；明显区别的第23.2条是价值判断。实用专利也如此；新颖性是事实判断，创造性是价值判断。这在欧专局的“Could-Would Approach”（能-会方法）表现的淋漓尽致。由于本文不讨论实用专利的创造性问题，不再赘述。 外观设计专利这两个条款似乎一眼就可以看穿，区别巨大，但却在外观设计无效程序中被无逻辑的滥用。直接后果就是，用明显区别的操作去无效所谓“实质性相同”的专利或抵触申请，扩大无效范围。这和实用专利无效中随意上位技术特征而达到无创造性的无效后果，形式上完全一致，但本质上不同。 《专利审查指南》对外观设计实质性相同有非常明确、具体的标准，原文摘录如下: “如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于下列情形，则涉案专利与对比设计实质相同： （1）其区别在于施以一般注意力不易察觉到的局部的细微差异，例如，百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同； （2）其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证 据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外； （3）其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体； （4）其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化，例如，将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减； （5）其区别在于互为镜像对称； （6）其区别在于局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化。” 上述内容小结如下： 明确限定了范围：只有属于这六种情况的，才构成实质性相同。否则，不能纳入实质性相同的范畴 具体的设计特征：这六种实质性相同均为具体的设计特征，不涉及设计风格、不涉及装饰性风格，不涉及一般消费者的主管感受如审美感受、审美判断、审美映像等。即，一旦涉及审美感受、设计风格等非具象的因素，则不属于实质性相同判断之列了 示例性限定：为了便于理解和准确使用，在给出原则性规定的同时，都给出了本条款的示例性解释。如，何谓局部的细微差别=百叶窗的叶片数量不同。这一示例说明，一般消费者在一般注意力情况下，是不会去关注百叶窗的叶片数量的。这种情况下才构成局部的细微差别。这些都体现了审查指南极其谨慎，甚至战战兢兢的态度，唯恐被误读、被误解、被误用 局部的细微差别：有两级限定；第一级是“局部”的设计特征，如果不是局部的设计特征，而是一般消费者关注的主要部分的设计特征，如鼠标的手持部分，是肉眼始终可以关注的部分，而且所在的区域面积超过了鼠标表面积25%甚至更多，就很难再说是“局部”了。如果这种设计特征还直接导致了设计风格的变化，就更不能作为“局部”对待了。即，“局部”限定词不是可有可无的。如果在判断中将“主要”的设计特征判定为“局部”的设计特征并进行替换，显然就违反了《专利审查指南》中的定义或行为本意，这在形式上与实用专利上位技术特征毫无二致 如果说外观设计涉及主观，涉及审美，涉及装饰性，似乎很不好把握，天然缺乏客观性。但是，如果结合实用专利的新颖性判断标准，就非常通透、简单、客观化了。 《专利审查指南》对实用专利构成实质性相同的新颖性判断标准具体摘录如下： “3.2.1 相同内容的发明或者实用新型 如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性……因为该领域的技术人员熟知所谓的“钕铁硼磁体” 即指主相是Nd2Fe14B金属间化合物的钕铁硼永磁合金，并且具有四方晶体结构 3.2.2 具体（下位）概念与一般（上位 ）概念…… 3.2.3 惯用手段的直接置换 如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式， 则该发明或者实用新型不具备新颖性。 3.2.4 数值和数值范围…… 3.2.5 包含性能、参数、用途或者制备方法等特征的产品权利要求……” 如此啰嗦的罗列实用专利的实质性相同判断，是为了说明在同一行为逻辑下、同一判断标准下，通过分解、透视实用专利，以期获得启发： 对于本领域技术人员来说，仅仅是简单文字替换的技术方案，因替换后的实质内容对本领域技术人员来说是公知常识，所以构成相同的技术方案（实质性相同）。这就有一个评价主体和证据的问题——主体是本领域技术人员；证据是公知常识。两者缺一不可。对比外观设计实质性相同标准，也是有这两个标准的，但在实务中，往往一笔带过，在不给出任何证据的情况，决定者就将自己当作了一般消费者，也无需承担任何举证责任 所有构成实质性相同或等同的，都是搭接的、具体的、相互关联的，且要有证据支持的。不论是上下位概念、惯用手段的直接替换还是数值范围，构成等同的等同技术特征都是具体的，是一一对应的，而且要满足最高法院等同技术特征的“四一致原则” 综上所述，《专利审查指南》中实用专利新颖性的判断标准，再结合最高法院司法解释关于等同技术特征的判断标准，就可以非常清晰、准确、毫无疑义地得出结论： 实用专利，如果不满足最高法院司法解释等同技术特征的判断标准“四一致原则”，就不构成实质性相同，就有新颖性。 实用专利的实质性相同针对的永远是“一一对应”的具体技术特征，如果没有一一对应关系，或不是具体的技术特征，显然都不能纳入实质性相同的判断之列，大概率要归入创造性判断之列 实用专利的实质性相同的一个终极要素是“相同的效果”。只要缺乏这一终极要素，肯定就不构成实质性相同。这一点尽管在《专利审查指南》中没有明确记载，但在最高法院的司法解释中是无法摒弃的终极要素。外观设计中的“技术效果”就是设计风格 判断核心不是单点的，是“四一致”，任何拆分“四一致”的做法都是错误的 外观设计的实质性相同判断标准或核心，同样不是单点的，也是综合性的，必须关注其最终的装饰性这一终极要素，如果体现装饰性的设计风格都不相同，肯定不构成实质性相同。即，外观设计是否构成实质性相同，既要考虑设计特征自身是否构成“等同”，设计特征布局是否“等同”，更要考虑给一般消费者是否能带来不一样的美学/装饰性感受，设计风格是否完全一致这一终极要素（相同的效果）。如果设计特征不相同，设计特征布局不相同，或设计风格不相同，还能得出实质性相同的结论。这一结论显然是完全站不住脚的 简言之，中山装和西装是完全不同的两种风格，不能因为它们之间有细微的差别就说是实质性相同的两个服装。设计风格=技术效果，风格是一般消费者最大的关注点。无视风格差异，将所有的体现风格的设计要素都归为“局部的细微差异”，显然是本末倒置的。 当然，本文并不是要表达，轻率地放弃技术特征的比较似乎只能借助法条混淆进行救济，不能适用事实认定错误。恰恰相反，本文是希望给出一种思路，指出这种事实认定错误的底层逻辑究竟错在哪里？ 综上所述，新颖性或实质性相同的判断，归根结底是事实判断，判断词就是“是”或“不是”，不能牵扯或掺杂“应该”或“不应该”，如果在判断过程中需要裁剪设计特征，那显然就涉及是否“应该”裁剪的问题，无形中就从事实判断滑向了价值判断，也就从新颖性判断滑向了明显区别/创造性判断。 深圳市市场监督管理局知识产权专家 广和知识产权委员会主任 代理知识产权诉讼类案件愈300件，在《知识产权》发表论文四篇，其中三篇在知网被引频次位居全国前列 本文仅为作者本人观点，不代表本所及本公众号意见，也不构成对相关案件或事件的意见或建议。本公众号发送的转载作品，是出于传递信息及学习、研究或欣赏的目的，如图文来源标记有误或涉嫌图文侵权，请联系我们更正或删除。
